中国国际贸易促进委员会

日本用方法特征表述的产品权利要求的解释--评日本最高法院Teva专利侵权案(平成24年(受)第1204和第2658号)

用方法特征表述的产品权利要求是指在该产品权利要求中包含了制造产品的方法特征。关于产品权利要求中的方法特征对该产品权利要求的保护范围的限定作用,各国有不同的实践。在201565日日本最高法院作出的两个判决中,最高法院确立了“产品相同理论”,即用方法特征表述的产品权利要求的保护范围涵盖任何与之具有相同结构的产品,并不局限于通过权利要求中限定的方法制造的产品。但是,日本最高法院同时提高了对用方法特征表述的产品权利要求的“清楚”要求,从而使得这种用方法特征表述的产品权利要求事实上很难获得授权或者维持有效。
Teva制药工业有限公司(Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)基于其用方法特征表述的产品权利要求向协和发酵麒麟有限公司和另一日本公司(Tori Co. Ltd.)主张专利侵权。
在知识产权高等法院做出的判决当中,法院认为对于用方法特征表述的产品权利要求应当区别对待:1)在申请专利时无法或者很难用产品结构或者特性限定产品的用方法特征表述的产品权利要求,和2)不存在第1)点中所述情形的用方法特征表述的产品权利要求。如无证据,将假设用方法特征表述的产品权利要求属于第2)种情形,权利要求的保护范围将受到其中的方法特征的限制。而在第1)种情形下,用方法特征表述的产品权利要求将不受其中的方法特征的限制,即只要产品相同,即构成侵权。
因为Teva案不属于上述第1)种情形,被告药品的制造方法与涉案专利限定的方法不同,所以侵权不成立。
最高法院推翻了知识产权高等法院的两个判决,并指示其重新审理专利的保护范围以及是否满足“清楚”要求。
根据最高法院的意见:
1)对于产品发明来说,即使在权利要求中限定了产品的制造方法,发明的保护范围和发明点仍然应当确定为涵盖具有相同结构和特性的产品,即适用“产品相同理论”;
2)对于产品权利要求中的方法特征,就相应的产品结构或者特性而言,其通常是不清楚的;
3)如果制造产品的方法包含在了产品权利要求中,只有当用产品的结构或者特征来直接限定请求保护的产品是不可能或者完全不切实际的时候,该权利要求的表述才可能满足“清楚”要求。
日本最高法院的上述判决在为权利人打开一扇窗的同时却关上了整个大门。在排除了所谓“制造方法限制理论”从而使得用方法特征表述的产品权利要求涵盖任何与之具有相同结构和特性的产品而不考虑产品的制造方法的同时,最高法院对此类权利要求提出了更严格的“清楚”要求,同时其根据产品相同理论来评价专利性也会使得用方法特征表述的产品权利要求的获权和有效性成为一个巨大挑战。

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