中国国际贸易促进委员会

赞比亚: 国际注册真能得到保护吗?

  境外商标保护无外乎以下三种途径: 一是通过向当地商标局申请商标注册的方式取得保护,前提是该国/地区有完善的商标法律体系。二是通过马德里国际注册延伸至当地国家注册,只要该国/地区是马德里协定书或者议定书成员国。三是通过刊登警示性公告的方式来实现,主要针对没有成文商标法的国家/地区,只能通过在当地报纸上刊登警示性公告来向公众宣传自己对某件商标的所有权。
  通过第一种方式取得注册的商标一般都能取得当地官方颁发的商标证书,其法律效力无可争议。第三种方式虽然没有成文法律注册登记的保护效力,但报刊上白纸黑字的书面凭证一般也都能得到当地法院的认同。而目前争议比较大的多是通过马德里国际注册延伸保护的成员国注册。
  截至到2019年7月26日,马德里联盟成员共有105 个国家/地区。根据《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定,在马德里联盟成员国间所进行的商标注册,只需要提交一份商标注册申请,缴纳一组费用,便可在多达121个联盟国家申请保护。简单而言就是成员国申请人基于本国商标申请/注册通过世界知识产权组织(WIPO)国际局延伸至指定成员国的商标注册程序。通过马德里国际注册就可以获得国际局颁发的注册证书。但有鉴于国际局对于申请只进行书面形式审查而并不进行实质审查这一原则,即便取得了国际局颁发的注册证书也并不意味着就已经取得了指定成员国的注册。根据相关规定,协定书成员国在国际局注册之日起12个月内,议定书成员国18个月内都可以对延伸申请进行实质审查。也就是说延伸至指定成员国的申请只要在上述期限内被驳回,那么申请人即便已经取得国际注册局颁发的证书,也并未实际取得该指定成员国的注册。而那些在上述期限内没有收到指定成员国官方驳回通知的即可按照国际规定视为注册成功。
  那么问题来了,在没有得到任何官方驳回或者确认注册回复的情况下,这些延伸至指定成员国的申请就可以视为或者说默认为已经取得注册,是否真的有效呢? 当然这个问题在发达国家根本就不是问题,指定成员国法律相对健全完善,不仅有可能颁发相同于国内注册的一纸证书,而且在其官方网站上还能有据可查。而这个问题之所以成为问题的往往都在于一些不发达国家。有些不发达国家的代理机构甚至明确表示国际局延伸过去的注册申请文件在当地官方堆积如山,根本就没有得到指定国官方的审理,保护无从谈起,建议重新提起指定国国内申请。
  本文就以赞比亚为例为大家掀开一些不发达国家国际商标注册保护的冰山一角。
  赞比亚于2001年11月15日成为马德里议定书成员国。但马德里国际注册在赞比亚的注册效力一直备受关注并饱受争议。而这个问题的起因在于国际条约的国内适用。
  国际条约在国内法中的适用,从各国不同的法律实践中可归纳为两类比较典型的模式:一是个别转换(individual transformation)方式,这种方式是指国际条约在国内发生效力的前提是国际条约在本质上是不能直接在国内适用的,必须由国家通过个别立法来实施国际条约,这种立法活动可能是立法行为,也可能是国际条约颁布或其它宪法程序。采用这一方式的国家主要有英国、英联邦国家、爱尔兰及北欧国家等。另一类是自动纳入(automatic incorporating)方式,即国家一旦缔结或加入某一国际条约,该国际条约便自动地成为国内法的一部分,从而无需转化即可在国内法中直接适用。采用这一方式的国家通常在宪法中予以明确规定,如美国、奥地利、法国、荷兰、日本等。
  显然,赞比亚正是需要将马德里国际条约通过个别转换方式才能被纳入国内法律体系的国家。 而问题在于自2001年官方签署加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》之后,至今都没有采取任何法律程序将其纳入国内法。
  2017年赞比亚高级法院判决中曾强烈表示:国际条约只有通过法定程序才能纳入国内法。当时的Johnson and Johnson v Aardash Pharma Limited 2016/HP/A025 案是一件基于未注册驰名商标的异议案件。法官认为:1、未曾在赞比亚取得注册的商标不能在赞比亚获得相应的注册保护。 2、根据TRIPS协定第16条而适用的有关《巴黎公约》第6条关于驰名商标的规定无法在本案中得以适用是因为赞比亚尚未将驰名商标的规定纳入赞比亚国内法律中。
  在表达了为何不能给予未注册驰名商标保护的同时,法官继续说:“赞比亚商标法案只保护普通商标,防御商标以及通过WIPO国际局注册延伸至赞比亚的注册商标。这一段话无疑如同一泥入潭,搅浑了一池碧水。毕竟赞比亚尚未将《商标国际注册马德里协定有关议定书》纳入国内法律体系,根据上述判决第2条,国际注册亦无法在赞比亚得到真正的法律保护。
  2019年8月27日Sigma-Tau Industries Farmaceutiche Riunite v. Amina Limited 案是一件基于第5类"BETNESOL"商标国际注册反对“BETASOL”申请的商标异议案。赞比亚注册当局裁定两商标近似并无任何不妥。毕竟英国和欧盟已经有类似的在先裁定。有争议的是此案所基于的在先注册是个国际注册。毋庸置疑,这件异议案再次引发了公众对于国际注册保护问题的关注。
  作为判例法系国家,赞比亚注册局在裁决书中引用了一些在先案例,其中有3件案例在裁决中认为国际条约没有必要经过国内法律转化后才能适用,而有两件案例则在裁决中认为国际条约必须经过国内转化后才能适用。而注册局对上述两种裁决的解释是:“以往的判例说明国际条约可以通过两种方式适用:一是当国际条约规定转化成国内法律后,法院可以直接采纳适用。二是当国际条约签署后但尚未转化成国内法律,法院可以就国际条约规定司法推定适用。”基于这一解释,注册局认为“通过国际注册延伸至赞比亚的国际注册经过赞比亚注册局审理并公告,可以视同于国内注册。因此国际注册是赞比亚有效注册。”
  注册局这一裁决无疑一石激起千层浪,这一裁决能否成为未来案件的引用判例呢?有质疑者表示:在本裁决中引用的两件认为国际条约必须经过国内转化后才能适用的在先判例的判决法院的级别高于那3件认为国际条约没有必要经过国内法律转化后才能适用的判决法院。更有争议的是本裁决没有引用Johnson and Johnson案。而Johnson and Johnson案判决是由赞比亚高级法院作出的。显然此判决意见是高于注册当局的裁定的。
  赞比亚的国际注册是否能得到有效保护仍然争议颇多。注册当局和各级法院的不同裁定和判决标准令国际注册的效力备受关注。这一现象对于在赞比亚有业务发展的中国企业并非好事。我们在此建议国内企业在一些不发达国家/地区的商标注册最好还是通过当地国/地区注册局直接申请取得注册,以避免节外生枝卷入不必要的争议之中。
 

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