中国国际贸易促进委员会

中国-巴西专利审查高速路(PPH)概述及最新进展

  专利审查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)是专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作。利用PPH,可以帮助申请人加快海外申请的审查,早日获得专利授权。目前,中国国家知识产权局(SIPO)已经与多个国家和地区签署了PPH合作试点。
  中国国家知识产权局和巴西工业产权局(INPI)于2018年2月1日启动了中巴(西)PPH试点,该试点已于2019年11月30日终止。
  根据最新消息,中巴(西)PPH将于2020年1月1日开始新的PPH合作模式,新试点为期五年,至2024年12月31日止,新试点的指南文件将于近日公布。在新的合作模式中,INPI对参与PPH的专利申请不再有技术领域的限制,任何技术领域的专利申请都可以向INPI提出PPH请求。
  此外,在新的合作模式中,巴西工业产权局为每年接收的各国PPH项目设定了总数,达到该数量,则停止接收新的PPH请求。因此,如果有计划参与PPH,建议尽早向提出PPH请求。另外,如果SIPO申请很快就获得了授权,并且已经接近年底,建议提前咨询巴西律师是否还能继续提交PPH请求。如果该年度的PPH数量已满,不妨考虑等到下一年年初再向INPI提出PPH请求,以确保可以被接受。
  PPH项目的主要优势主要包括:
  (1)专利申请的审查会加速,能够更快地获知审查意见。通常,巴西专利的审查周期通常在5-8年甚至更久,也就是说,申请人往往要等待7-10年才可能获得巴西专利授权。在科技迅猛发展的今天,市场瞬息万变,很多申请人希望能够尽快获得专利授权。相比之下,中国国家知识产权局近年来采取了“提质增效”的措施,大大缩短了中国专利的审查周期。根据相关报道,SIPO未来将把发明专利的平均审查周期缩短到16个月,这样,很多专利申请可以在3年或者更短时间获得授权。因此,利用中巴(西)PPH,可以帮助申请人早日获得巴西专利权。
  (2)可以减少审查意见通知书的次数,降低申请人的费用。巴西的官方语言为葡萄牙语,因此,每次收到新的通知书,都会产生翻译费。另外,即使国内的专利代理师提供给巴西律师的答复文件为英文文件,还要由巴西律师准备相应的葡萄牙语文件。因此,每次答复通知书,还会产生不菲的律师费/翻译费。这些费用对申请人是个沉重的负担。
目前,大部分中国申请人缺乏对PPH的了解,还不清楚如何向外国专利局提出PPH请求。借此中巴(西)PPH开启新的PPH合作的契机,本文将简要介绍如何利用PPH在巴西工业产权局快速获得巴西专利权。
  在向巴西工业产权局提出PPH请求之前,需要先核实巴西专利申请是否符合以下条件:
  首先,请求参加中巴(西)PPH试点项目的巴西申请与在中国国家知识产权局提交的对应申请应当具有相同的优先权日或申请日,并属于同族申请。同族的最早专利申请应依据巴黎公约向SIPO或INPI提交,或在PCT下由SIPO或INPI作为接收局。例如,INPI专利申请可以是:依巴黎公约有效要求SIPO申请优先权的申请;依巴黎公约为SIPO申请提供有效优先权要求基础的申请(包括PCT 国家阶段申请);与SIPO申请共享向SIPO/INPI 提交的共同优先权文件的申请;或PCT 国家阶段申请,其中SIPO 申请和INPI 申请均为未要求优先权的共同PCT 国际申请的派生申请。
  其次,对应申请已经由SIPO进行审查并且一项或多项权利要求被SIPO认定为可授权的权利要求(即收到了SIPO发出的“授权及缴费通知书”,其中指明了可授权的权利要求)。巴西专利申请的权利要求需要与被SIPO认定为可授权的权利要求充分对应。虑及翻译和权利要求格式造成的差异,如果INPI 申请的权利要求与SIPO 申请的权利要求有着相同或相似的范围,或者INPI 申请的权利要求范围比SIPO 申请的权利要求范围小,那么,权利要求被认为是“充分对应”。
  可以通过主动修改的方式来使巴西申请的权利要求与被SIPO认定为可授权的权利要求充分对应。但是,应当注意,根据巴西工业产权局规定,在请求实审之后,扩大权利要求保护范围的修改将不会被接受。
  最后,巴西专利申请已经公开并且已经请求实质审查,但是尚未收到审查意见通知书。根据巴西专利法的规定,申请人应当自申请日起36个月内请求实质审查。如果申请人决定了要通过PPH程序加快审查,可以考虑在36个月期限快要届满前递交实质审查请求,以尽量避免因为INPI发出审查意见而导致PPH请求被驳回。
  请求参与中巴(西)PPH项目,需要向INPI提交以下文件:
  (1)PPH请求表
  该请求表中记载了INPI申请和SIPO申请的相关信息,例如,INPI申请和SIPO申请的申请号、公开号或授权号以及相关申请间的关系等,以便INPI核实INPI申请是否为SIPO申请的对应申请。此外,在请求表中还需要说明权利要求对应性,指明INPI申请的权利要求与被SIPO认定为可授权的权利要求之间的对应关系,以便INPI核实权利要求是否符合上述对应性的要求。
  (2)通过电子表格形式提交优先审查(priority examination)请求。如果存在多个申请人的情况,可以由多个申请人共同提出或者由任一申请人提出。此外,优先审查的请求人必须与递交申请时的申请人一致,否则优先审查请求不会被接受。如果在请求PPH之前已经提出过优先审查,得到INPI准许并且公布在RPI上,则PPH请求将被驳回。
  (3)SIPO就对应申请做出的所有审查意见通知书的副本和授权通知书的副本、以及通知书的译文。译文可以为英文、西班牙文或葡萄牙文。可以暂时不提供这些通知书的译文,但是后续INPI在后续审查过程中可能会要求补充提交通知书的译文。
  (4)如果上述通知书中引用了非专利文献,则需要提交非专利文献的副本。对于通知书中引用的专利文献,不必提交。如果INPI难以获取该专利文献,后续可以应INPI的要求再补充提交。
  (5)关于INPI申请在巴西不涉及任何法律纠纷的声明。根据INPI规定,在巴西存在法律纠纷的专利申请,不能参与PPH项目。
  最后,我们还需要再强调一些注意事项:
  i).向巴西工业产权局提交PPH请求的同时,还需要缴纳相应的费用。目前INPI官方收费为大约445美元,巴西律师还要额外收取律师费。
  ii).一般不能基于分案申请请求PPH,除非该分案申请直接从原始申请分出并且分案申请是由SIPO要求的。
  iii).优先审查请求已经被巴西工业产权局许可并公布的专利申请,不能再参加PPH项目。
  iv).在巴西存在法律纠纷的专利申请,不能参与PPH项目。
  以上简要介绍了利用中巴(西)PPH加快巴西专利申请的要求、递交的文件和注意事项。在SIPO不断加快审查速度,缩短审查周期的背景下,中国的申请人应当充分利用SIPO的审查结果,积极申请参加PPH项目,不但可以早日获得专利权,而且能够减少通知书次数,节省昂贵的外国律师费用。

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