中国国际贸易促进委员会

海外品牌收购、商标转让避不开国别差异

市场经济中品牌的价值是不言而喻的,一个知名品牌的形成需要企业几年甚至几十年的艰苦经营和不懈努力。由于我国实行的市场经济时间较短,品牌的保护机制尚需完善,而经济的强劲增长和人民收入的大幅提高使得国内市场对品牌产品的需求旺盛,造成民族品牌增长赶不上市场需求,国外品牌成了市场宠儿。此时,一些国内企业转变思路,直接到海外收购外国品牌并投入国内市场。在此过程中,有些企业在收购品牌时对各国的注册商标转让申请/备案难度估计不足,对相关的法律和程序规则了解不够,造成了经营困扰。

以我们经办的某中国企业收购某百年历史的意大利时尚品牌为例,对商标转让中可能出现的一些法律和程序问题做出以下介绍:

背景情况:

某中国企业通过一家品牌运营管理公司与一家意大利的家族企业达成协议,以不菲的价格收购了其品牌,这家意大利家族企业的品牌有一定的知名度,但近几年经营不善,进入破产清算程序。被收购的品牌涉及欧盟、美国、中东、中国、日本的多个国家和地区的商标注册。中国企业在上述部分国家的商标转让过程中遇到各种各样的障碍。

中国:与很多国家不同,中国的注册商标转让不是备案制,而是申请制。即转让人和受让人共同向官方提出转让申请,由官方审查并批准后,注册商标才能从转让人名下实质地转到受让人名下。国家商标局对于提交的转让文件的审查是很严格的,实践中,除了要求双方共同签署转让申请书以外,双方还需分别向商标代理人出具委托书和主体资格证明文件。

另外,对于一个有一定历史的商标,其注册人的名义很有可能发生多次变更。该品牌在中国的注册就是这样:本次收购中的出让方,即破产中的这家意大利企业也不是在中国注册的原注册人,而是通过受让获得的,在中国的注册并未实现办理国转让申请。因此,在办理转让给中国企业之前,还需按顺序办理之前发生的变更及转让等申请。此时,又发生了枝节,官方认为,一个破产中的企业是不应当注册商标(或受让商标)的,因此对之前的转让不予受理。当事人提出了行政复议,最终得以解决,但使得商标转让延误了较长时间。因此当事人应特别注意,如果商标出让人处于破产清算中时,其行为能力受到一定限制。

中东及阿拉伯国家:这个地区的国家对于注册商标转让的审查在文件上要求更多,而且通常需要当事人对转让契约和委托书进行领事认证。除了费用以外,认证程序通常需要很长时间。

除了领事认证要求,沙特阿拉伯的商标转让(也包括其他变更或备案程序)还需要当事人提供原商标注册证,如果无法提供,则需当事人申请补发商标注册证。

很多国家在核准转让时会收取契税,例如:黎巴嫩官方在核准注册商标转让时,将根据转让备案内转让契约中涉及的价格收取千分之三的税款。因此,实践中转让双方另行签署一份象征性的出价1美元的转让合同是惯例,以避免被征税。本案中,根据意大利相关法律以及转让人的破产管理人的职责,破产管理人不能按照有利于受让人中国企业的方式在后期补充签署一些相关的文件,使得受让人不得不多花时间和费用完成转让程序。

美国:转让注册商标在美国专利商标局的程序是非常简单的,需要当事人注意的是商标的使用情况,因为美国官方要求注册人定期提交使用声明和使用证据,以维持商标注册的有效性。

收购一个品牌本是一个普通的民事法律行为,双方达成合意即可。因此,寻找一个收购目标,双方协商,最终达成合意,并签订品牌转让契约,可能只需要半年时间。而一个商标注册的转让,由于涉及到注册国的政府主管部门在注册商标转让上的法律规定和程序要求,很多国家的政府程序十分漫长,两三年完成一个转让是常有的。

综上所述,建议企业在品牌收购谈判及合同的签订过程中,要求出卖人(及其破产管理人)履行产权(包括注册商标、专利及其他无形资产)过户登记的各项随附义务,包括但不限于:第一,签订以转让登记备案为目的、转让价格为象征性的1美元的转让合同;第二,以转让申请或登记备案为目的,在当地官方规定的商标转让申请表上签字;第三,以转让申请或登记备案为目的,签署代理委托书。

鉴于品牌收购中涉及的注册商标转让的法律问题十分复杂,当事人在收购活动中应尽早咨询专业的知识产权代理机构,以避免遇到不必要的障碍或造成不必要的损失。

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