中国国际贸易促进委员会

遭遇“337调查”莫慌 如何应对有妙方

近年来,美国国际贸易委员会(ITC)频繁发起“337调查”,数量居高不下,其中三分之一以上针对中国,很多中国企业对“337调查”惊出冷汗,一旦被盯住、被判决败诉,不但被调查的企业产品禁止进入美国市场,出口同类产品的企业也会被禁入。

其实,“337调查”并非那么可怕,近些年来也有很多中国企业打赢过相关官司。超凡股份常务副总裁、超凡知识产权研究院院长姜丹明在“337调查”风险防范及海外专利布局研讨会上介绍了企业如何防范和应对“337调查”。

众所周知,发起“337调查”程序是阻止侵权企业进入美国的准司法程序。“337调查”有几个特点,一是有明确时间表的快速维权程序,快则几个月,慢则两年左右;二是一个程序中可涉及多项知识产权和多个被告;三是要求证明进口和国内企业存在;四是没有陪审团,但有经验丰富的专利法官;五是不能责令赔偿,但可发出排除令、停止令。

“该调查针对的是与知识产权相关的不公平进口行为,包括专利侵权、商标侵权、盗用商业秘密或者专利、商标、版权、盗用商业秘密等混合型侵权。”姜丹明说。其中专利侵权涉案数量最多,涉及的产品主要包括计算机和通讯产品、药物医疗设备两大类别。

在对产品发起“337调查”时,基本程序主要包括立案、证据开示程序、开庭、行政法官初裁、委员会复审和终裁以及总统审查等程序。ITC通常在收到申请书之后30日内决定是否立案,一旦决定立案,将发布公告并将投诉书送达被告。应诉时间一般为发布启动调查公告起20日内。

“立案前的30日和应诉的20日对被告来说至关重要。”姜丹明强调,“337调查”还没有立案时,被告需要有经验丰富的律师研究投诉人的文件并进行评估。但“337调查”律师的费用很高,一个案件律师的费用在100万美元左右,如果有十几家被告,可联合起来应诉,一般中国的商会或者协会也会组织被告的诸多企业应诉“337调查”,以便节省费用。

在这个阶段,被告需要尽快决策。姜丹明介绍,如何应对“337调查”主要考虑几个因素:包括市场大小,产品对美国市场的影响;产品的利润率;专利的稳定性和强弱。

“如果市场小,利润少,可以不应诉,但‘337调查’会自动认可投诉人的请求,相关的产品无法进入美国市场。”姜丹明表示。如果一个案子中,企业在美国市场大,利润多,有几个应对策略,一是规避策略,排除令发布之前将产品修改;二是进行权利的抗辩,产品不构成侵权,对方的专利无效,即发布投诉令之后,投诉方没有生产相关产品;三是如果已经构成侵权,与对方和解,据ITC统计数据显示,案件最终和解率达到60%。

在某些案件中,原告希望被告早些放弃,尤其是针对中小型公司。姜丹明建议,被告可以有限参与诉讼程序,试探一下原告的态度,并且争取更有利的和解条件。

“当案件对企业影响很大时,企业应全面参与调查流程。”姜丹明强调,证据开示阶段十分重要,时间紧、任务重,被告需通过积极寻找有效抗辩策略来改变不利态势,专心于关键诉求或抗辩理由,并与其他被告“同舟共济”。因为当案件开始时,原告已经在案件投诉前准备好调查请求并已制定好了行动方案,被告处于不利地位。另外,尽早选定美国当地对“337调查”有经验的律师和专家。

假设行政法官已认定侵权,这种情况下,ITC将发布排除令,包括有限排除令、全部排除令、停止侵权的禁令。

有限排除令仅适用针对违反了337条款被告的侵权产品,禁止在保护期内向美国进口侵权商品,不仅适用于调查时已经存在的商品,而且也适用于将来在相同保护范围内的产品和或型号。此排除令由海关执行,没收禁令上列出的所有侵权商品。“只有在向ITC申请并被进一步判定不侵权后,有限排除令才可以撤销、修改。”姜丹明说,被告只有规避设计,对产品进行修改。

全面排除令发布较少,其要求海关禁止所有侵犯知识产权的物品进入美国境内,不限于被告的产品。姜丹明介绍,一般法官认为有限排除令不足禁止产品进入美国市场,对美国公共利益造成较大影响或是产品的来源比较多无法确认时,会发布全面排除令。如果产品已经进入海关,ITC会发布停止侵权禁令,责令被告停止从美国存货中销售侵权产品,对象一般是必须在美国有具有商业意义的侵权产品的存货。

“一方面,企业需要及时跟进‘337调查’,德州的专利诉讼可能是‘337调查’前兆,还需留意美国国际贸易委员会(USITC)网站,第一时间查看报告。”姜丹明说,另一方面,出口前企业需做知识产权调查,并积极在美国申请专利保护。

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