中国国际贸易促进委员会

《专利审查指南》修改 重点关注发明专利申请初步审查

为适应新技术快速发展的需要,回应创新主体对审查规则和审查模式的新诉求,提高专利审查质量和审查效率,国家知识产权局对《专利审查指南》作出修改,并于11月1日起施行。

北京慧权专利商标事务所专利代理人陈思安向《中国贸易报》记者介绍说,关于发明专利申请初步审查相关内容的修改是《专利审查指南》的重点内容。首先,《专利审查指南》进一步明确,按审查意见提出再次分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核,并且进一步简化再次提出分案申请的手续,取消提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书复印件的要求。

其次,《专利审查指南》明确,有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人,针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。为使相关规定更加清晰完整,还增加了再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员的规定。

最后,为确保转让或赠与合同是当事人真实意思的表达,《专利审查指南》进一步明确,转让或者赠与合同应当由双方签字或者盖章,同时列举了必要时需要提交主体资格证明的情形,例如有当事人对专利申请权(或专利权)转让或者赠与有异议等。

“此次修改简化了再次提出分案申请的手续,减轻了企业和个人提交相关文件的负担。在提交分案申请方面,需要变更申请人时,必须办理项目变更手续,这项规定有效保障了企业利益。在审查权利转让或者赠与的变更请求方面,要求双方当事人必要时应当提交主体资格证明,以辅助判断转让合同是否是当事人真实意思表示,能有效降低因仿冒签名形成的虚假证明文件而变更合格的可能性。”陈思安表示,总而言之,发明专利申请初步审查内容的修改更有利于保护申请企业的权益,为企业申请专利,做好知识产权布局提供了有效保障。

同时,在修改涉及图形用户界面的产品外观设计方面,对申请专利的企业存在利好。确定被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品是否属于相同或者相近的种类是判断被诉侵权设计是否落入外观设计专利权保护范围的前提。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条规定,认定产品种类是否相同或者相近,主要关注产品的用途。北京市中伦事务所合伙人马东晓表示,在弓箭国际与兰之韵玻璃工艺品厂等侵犯外观设计专利权纠纷再审案中,最高人民法院就明确指出:“被诉侵权产品和涉案专利产品用途不同,不属于相同种类产品,也不属于相近种类产品。因此,被诉侵权产品的外观设计未落入涉案外观设计专利权的保护范围。”马东晓举例说,如果A公司享有一项名为“带图形用户界面的手机”的专利权,B公司在其制造的冰箱上使用了相同的图形用户界面,通常难以构成对A公司上述专利权的侵犯。《专利审查指南》修改后,申请人可以仅提交包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图,在简要说明中穷举该图形用户界面显示屏幕面板所应用的最终产品,同时配合对用途的恰当说明,无疑降低了维权行动被挡在侵权判定第一道门槛外的可能性。

三种专利申请审查顺序内容的修改也是值得企业关注的部分。陈思安表示,《专利审查指南》修改后对发明、实用新型、外观设计专利申请审查顺序进行集中规定,并且为与施行的《专利优先审查管理办法》保持一致,对优先审查相关内容作了适应性修改,将可以请求优先审查的专利申请种类扩展为发明、实用新型和外观设计三种专利申请。此外,还明确同一申请人同日申请中的发明专利申请一般不予优先审查。同时,修改后的《专利审查指南》对发明和外观设计专利申请引入延迟审查制度,并明确提出延迟审查请求的时机和延迟审查的期限。发明专利申请延迟审查请求应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。外观设计延迟审查请求由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟审查的期限依申请人请求可以为1年、2年或3年。

此外,在检索相关内容,会晤、电话讨论相关内容,无效宣告程序相关内容等方面,《专利审查指南》也作出了相应修改。陈思安建议企业仔细比对《专利审查指南》修改之处,调整申请专利策略,重点关注创造性审查的相关问题。

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