中国国际贸易促进委员会

申请美国专利的主要实质条件

经常有企业询问:“我们有某一项发明创新,能不能在美国申请专利?”回答这类问题需要我们了解该发明创新,并对其进行美国专利法下的一系列法律分析。

美国《专利法》第101条规定了获得专利保护的范围:任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成,或者对前述任何一项的新颖且实用的改进,如果满足本章规定的条件和要求,可以获得专利。

一项发明至少需要满足以下条件才能得到专利保护:属于法定的可申请专利的事项;新颖性;实用性;非显而易见性;可实现性。

一、法定可申请专利的主题

从上述《专利法》第101条可以看出,可申请专利的主题有(且仅有)四种:过程、器械、产品和物质构成。

美国最高法院在Diamond v. Chakrabarty案中认定,国会在制定专利法时的意图是:可被授予专利的主题“包括由人类制造的在阳光下的任何东西”。 美国最高法院在判例中还认为以下几种主题不能申请专利:抽象的概念、自然法则、自然现象。

最近10来年,美国联邦法院(包括最高法院)对《专利法》第101下有很多新的判例,特别是关于计算机实现的方法(是否为“抽象概念”)基因以及疾病诊断技术(是否设计“自然现象”)等方面。但是这些判例分析过程比较模糊而且没有很好的一致性。如果您的发明可能属于这些范畴,在专利撰写以及审批过程中最好请有经验的专利律师来应对以降低申请被驳回的可能性。

二、新颖性

这个要件的意思是,如果某个发明的内容在申请专利之前已经被公开,则不能得到保护。美国《专利法》第102条关于新颖性的规定比较复杂,往往需要结合每个案件进行具体分析。总结起来有以下几点:发明在申请专利之前已经被公众所知;发明在申请专利之前已经在印刷的出版物上被公开;发明在申请专利之前已经在此前发布的专利申请中或者已授予的专利中被公开。

在这三种情况下,由于准备申请专利的内容已经被公之于众,自然就丧失了新颖性。如果之前的公开是发明人自己作出的又如何呢?美国《专利法》有一个例外规定——发明人自首次公开其发明的内容或者许诺销售专利产品之后,如果在一年之内提出申请,那么发明人自己的披露不对这个申请的新颖性造成影响。但是,如果超出这个期限的话,发明人将丧失专利保护的可能性。相比来说,全世界几乎所有国家都没有对发明人自己的披露有“赦免”条款,因此,出于慎重起见,发明人最好在披露发明内容之前就提交专利申请,特别是发明人打算在美国之外的国家申请专利。

三、实用性

实用性是说申请专利的发明必须具有一定的实用目的或价值。法律为这个条件设置的门槛并不高。只有“完全不能实现任何实用性结果”的发明才能被认定不满足实用性要件。相反,只要这个发明具备“部分”实用功能,就可能通过实用性考查。

动物手表这个专利颁发于1991年。这种手表外形的计时器是在动物生命周期的基础上工作的。据称,该发明的主要功能有二:第一是可以让人类直接感受到动物的时间体验。第二是其快速移动的指针可以在某些场合起到意想不到的喜剧效果。由此可见,实用性的门槛其实不高。当然,这个获得专利的动物手表是否有商业价值,又是另外一个问题了。

四、非显而易见性

如果一项发明与此前已经存在的产品或者过程不相同,那么就可能满足了新颖性的要求。美国《专利法》还要求申请保护的发明必须是对现有技术的非显而易见的改进。

这个标准如此抽象,每个人的理解也都不一样,审查结果应该具有极大的不确定性。同一份申请在不同的审查员那里很可能得出完全相反的结果,完全没有客观性的审查标准如何令人信服?这里我们需要认识一位专利法上的权威“人士”——PHOSITA。

PHOSITA常被译为“所属技术领域中具有通常知识者”。实际上,PHOSITA并不是一个真实存在的人,而仅仅是一个法律拟制的标准。所有审查员在评判申请是否具备非显而易见性时,都必须从这个假想人物的视角(而不是自身的知识和经验)出发进行审查。

五、申请说明书的撰写要求

根据美国《专利法》第112条,专利说明书必须使用完整、清晰、简洁和准确的语言来描述发明本身以及生产或使用该发明的方法和过程。这个要件的审查标准是——PHOSITA在阅读完拟申请专利产品的说明书后能否制造或者使用该发明。专利申请的说明书的撰写并非易事,需要对发明本身的深刻理解以及精准的书面表达能力以及专利申请的丰富经验。这和撰写学术报告和研究性文章完全不同。说明书构成对权利要求的所有支持。一旦递交申请,说明书不能修改(除非改正一些明显的非实质性小错误),所以在说明书中如果有描述错误、不清、不足或者别的问题,将无法修正,从而对专利的成功与否以及保护范围造成极大影响。

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